海外知识产权纠纷指导
海外商标、专利注册申请及布局实务指引
近年来，在国际大环境的影响下，中国企业在海外知识产权维权的形势日趋严峻，也有越来越多的浦东新区企业在“走出去”过程中遇到涉及知识产权方面的跨国纠纷。只有让海外知识产权保护“更给力”，浦东新区的创新发展方能“如虎添翼”。本指引旨在帮助企业了解国际知识产权领域的规则和惯例，推动并提升企业自身的国际知识产权保护能力，帮助企业有效提升风险防控水平，避免知识产权纠纷和贸易摩擦，从商标、专利的海外注册申请及布局等方面针对性的提出切实可行的操作指引供企业参考。
（来源：智南针）
一、商标指导意见
（一）商标的海外注册途径
1. 通过代理机构直接向所要申请的国家提出申请
（1）通过国内的代理机构或者律师事务所进行
（2）直接委托当地专利商标代理机构或者律师事务所进行商标注册申请
2. 通过马德里国际注册途径向所要申请的国家（必须是马德里联盟成员国）提出领土延伸申请
通过我国国家知识产权局商标局提出申请后由国家知识产权局商标局审核通过后向马德里国际注册局递交注册申请。
截至2019年9月，马德里联盟共有106个成员。其中非洲知识产权组织、欧盟和比荷卢是联合主体。香港、澳门、台湾只能选择直接去注册申请。
（二）国外商标注册制度的主要不同点
1. 大陆法系国家基本以注册在先原则为主，兼顾使用在先的原则；
2. 英美法系国家基本以使用在先原则为主，兼顾注册在先的原则。
（三）海外商标申请途径选择时需要注册的问题
1. 确定海外商标注册申请的目的：是保护性注册还是实际上的商品或者服务要到达该地区？
（1）如为保护性注册，在马德里协议和议定书成员国注册建议优先马德里国际注册；
（2）如产品或者服务实际到达该国，建议选择通过国内代理机构或者律所直接在该国进行注册申请。
2. 申请注册的商标是否与国内注册的商标完全一致？
（1）如申请注册的商标和商品与国内注册的商标完全一致，且是保护性注册，则优先选择马德里国际注册；
（2）如申请注册的商标和商品与国内注册的商标不一致，只能选择选择通过国内代理机构或者律所直接在该国进行注册申请。
3. 根据所要申请的国家具体法律规定不同而选择不同的方式。
（1）商标审查时间长的国家建议选择马德里国际注册；成员国承诺18个月必须作出不予注册的决定，因此审查时间长的国家只能对超期审理的商标给与直接注册；
（2）欧盟国家商标的注册只要有一个国家拒绝申请，欧盟的马德里国际注册就会被分别下发给每一个成员国单独继续审理；
（3）美国注册申请有三种情况
A．意向使用注册，会被后续要求提供商标使用证据；
B．已经使用注册，提供使用证据；
C．以本国注册为基础的注册，申请时不需要提供使用证据，但是注册5年后需要提交使用证据，才能保留后5年的注册，每次续展时还需要提供使用证据；
（4）东南亚国家注册申请时的委托书一般需要公证认证；
（5）我方的注册申请英文文字部分可以在境外官方机构公开的网站信息和购买的软件系统做一定的初步查询，图形和中文查询比较困难。
二、专利指导意见
（一）专利的申请
正确的专利申请方式应当是，发明人将技术方案与代理人做充分沟通，利用代理人对专利保护规则、专利撰写规则、专利侵权诉讼的经验，将技术方案的保护范围最大化，不仅很好的保护了自己，而且还不容易被轻易规避掉，这需要代理人与发明人充分沟通，共同努力，完善方案，而不是简单的做文字编纂工作。此外，还可以做基本检索，以尽量评估该技术方案的新颖性、创造性，如果检索到相同的现有技术，避免提交重复的技术方案专利申请，浪费资源，就需要和代理人共同完成技术方案的改进、规避设计，争取新的方案获得授权。
（二）专利海外申请费用
国外专利申请费用包含两部分：国外代理机构授权的代理费和国外专利局收取的官费。如果不委托代理机构，自行向国外专利局申请，就只有一个官费。如果企业有能力自行完成专利申请及将来的审查意见答复，也是可以的。
如果企业没有能力完成，建议委托代理机构。有可信赖的国外代理机构可以直接进行委托，或者可以通过国内较为专业正规的代理机构来选择国外代理机构，能够同时达到监督国外代理机构的工作质量及收费的目的。
（三）海外专利布局
海外专利布局概念很大，需要根据企业的具体情况具体分析，具体定制布局方案，理论做法如下：
（1）时间布局，采用商业秘密保护还是公开申请专利？
考量整体技术现状和竞争对手研发进度。当成果领先优势明显且对手短期无法做出同样的发明创造时，可暂缓申请。一方面可以防止过早地让对手获悉先进技术，从而缩短技术差距；另一方面也可延长技术的保护期限。同时，应协调好基础发明和外围应用研究申请的同步性，避免申请基础专利后被对手抢先申请外围专利、反过来限制自己的风险。在无法确定他人信息的情况下，提倡尽早申请。
公开时机方面，部分地区/国家存在提前公开机制，籍此可缩短获权周期。但对于储备性技术、有改进/完善预期的技术、或者外围专利暂未准备完全的基础专利申请，不建议提前公开。建议保密，为对后续完善和组合申报留下充足时间。
还需考虑各国专利申请的审查阶段和专利维持时间。综合考虑成本、预算、市场转化、收益等等。
（2）技术布局
核心竞争力的技术专利、开拓性发明创造专利、技术壁垒型专利，垄断技术，占领市场。
产业链布局，如产品原料的获取及预处理工艺、产品应用及由此获得的产物等，完善专利布局的立体结构。
相关领域布局，技术特点相近的临近领域和实施发明的配套领域。
（3）地域布局
专利权具有地域性，因此当中国企业要进入海外市场，需要考虑在哪些国家地区进行专利布局。
以市场为导向，主要的市场国家和生产地在哪里？针对产品销售的主要国家以及未来的新兴市场进行专利布局，阻止竞争对手的进入。如果是工艺方法，企业需要考虑这类工艺方法会用在哪些国家，未来会在哪些国家设厂来实施这些工艺，会和哪些国家的合作伙伴合作来实施，或者在哪些国家采用代工生产(OEM)来实施这些工艺。在企业自身市场，基于确保专利竞争优势和市场自由的目的，宜根据地域的市场功能进行相应布局，做到专利与产品相匹配，并基于利润预期调整布局强度。
竞争对手的产品市场和生产地，作为遏制竞争对手的手段，也可以作为未来和竞争对手在其它领域进行谈判的筹码。在对手市场，专利布局不仅可以为将来企业入场铺路，积累专利资源，还可通过针对对手的对抗和限制性布局，为后续可能的专利纠纷提供应对筹码。
当地国家的专利制度是否健全，执法环境如何。专利授权后，如果发现侵权行为，我们能否有效地行使专利权。目前很多制造业往东南亚国家转移，但企业也许对越南、巴基斯坦、柬埔寨等国家的执法环境有顾虑。一个国家的专利制度是否健全，能否有效行使专利权，会影响我们在专利布局时对国家的选择。
货物的运输途径，也是专利布局中考虑的一个因素。在欧洲，许多货物是通过海上运输到荷兰的鹿特丹、德国的汉堡，再运送到欧洲其它国家；即便荷兰和德国本身不是产品最终销售的市场，企业如果在专利布局上也考虑到这两个国家，并在这两个国家申请相关专利，就能阻止货物进口到欧洲。
展会所在国家，比如，中国香港、法国巴黎、德国汉诺威等地是世界上重要的展会城市。企业如果在这些展会所在国家对相关产品申请了专利，一旦竞争对手的产品出现在该国的展会上，那么我们可以依据该国的展会知识产权保护体系，申请临时禁令、行政保护等措施。
（4）专利类型布局
申请什么类型的专利，取决于技术/产品本身的特点。
技术重要程度，是核心专利还是外围专利？通常来说，基于稳定性和保护期限考虑，会尽量采用发明专利保护核心技术，如果产品的核心设计涉及到一些内部结构、方法等，且产品销售周期较长，则可考虑申请发明专利；在涉及多个创新点时，则可根据成果的形式和技术含量，采用发明为主、新型和外观为辅的保护模式。对于外围技术，结合成本因素，可采用新型和/或外观专利为主、发明为辅的组合。从而构筑专利网。核心专利/基础专利，指的是在某个技术领域的生产产品或者使用工艺时必须使用的专利技术。由于该专利技术是产品生产和后续进一步研发的基础，通常核心专利的价值比较大。
外围专利是与核心专利相对应的术语，是基于核心专利技术的改进和延伸而申请的专利。围绕核心技术专利申请大量的改进专利，对其形成包围，就会限制核心专利的权利人，使其无法拓展该技术的应用领域，也无法使用改进的方法。技术跟随者也能通过拥有外围专利而突破核心专利拥有者的限制，与核心专利拥有者达成交叉许可的可能性大大增加，从而获得发展的机会。
此外，针对外观设计专利，靓点在产品形状、销售周期、销量。可以根据产品的创新点、时效性、销售量等进行相应考量。如产品销售周期短，且主要创新点在于产品形状，则建议申请相应国家外观设计专利即可。同时还应参考当地审查制度，因大多数国家外观设计专利审查周期短，授权率高，申请后可快速拿证维权。
专利布局可从本企业产品和项目的整体架构出发，多技术角度进行保护。还需要考虑技术向上下游产业以及其它相关产业延伸的可能性。
考虑成本的前提，可以先考虑PCT申请的质量。大多数情况下，都是先申请国内专利，再以优先权的形式提交国际专利申请，再进入国家阶段，此时，国内专利申请的质量决定了将来国家阶段的授权概率。因此，国内专利申请的撰写需要委托专业的代理机构，与发明人充分沟通，确定最佳保护方案，写出有质量的专利申请，增大国家阶段的授权概率，避免浪费也是一种节约成本。
上海市浦东新区知识产权保护中心
（国家海外知识产权纠纷应对指导中心上海浦东分中心）
（来源：智南针）
