美国联邦巡回法院撤回有关PTAB裁定的权利要求解释

       在HD Silicon Solutions公司诉Microchip Technology公司案中，美国联邦巡回上诉法院审理了针对美国专利商标局专利审判和上诉委员会（PTAB）最终书面决定的上诉，认定某些专利权利要求因具有显而易见性而不可授予专利权。

       争议焦点

       1.权利要求解释：PTAB是否错误解释了“钨”这一术语？PTAB是否在综合考虑内在证据和遵循权利要求解释规则的情况下不当使用外部证据？

       2.权利要求解释不当导致的显而易见性：即使PTAB对争议权利要求术语存在错误解释，该错误是否属于无害错误？对显而易见性的认定是否因此无效？

       3.组合动机：PTAB关于存在参考文献的动机认定是否有实质性证据支持？

       裁决要旨

       1.权利要求解释（撤销原判）：联邦巡回上诉法院认定PTAB的解释不当，PTAB错误地给予了与明确的内在证据相冲突的外在证据更大的权重。

       2.显而易见性（维持原判）：尽管认定PTAB的权利要求解释存在错误，但认为该错误不影响最终结论，因此维持关于显而易见性的认定。

       3.组合动机（维持原判）：联邦巡回上诉法院不进行事实认定。经审查，认定PTAB的事实认定有充分的证据支持，其关于组合动机的论证逻辑严密。

       背景与裁判理由

       Microchip Technology公司（Microchip）通过提交请愿书对美国专利第6,774,033号（’033专利）的有效性提出质疑，主张其全部17项权利要求基于Trivedi的美国专利第5,847,463号（Trivedi专利）均具有显而易见性。在PTAB启动多方复审程序（IPR）后，双方对’033专利独立权利要求中“comprising tungsten（包含钨）”这一术语的解释产生分歧。最终，PTAB将“comprising tungsten”解释为“任何形式的钨，包括元素态钨与钨化合物”。基于该解释，PTAB认定’033专利单独依据Trivedi专利或结合其他现有技术均具有显而易见性。HD Silicon Solutions公司（HDSS）就此向联邦巡回上诉法院提起上诉。

       在上诉中，HDSS主张PTAB对“comprising tungsten”的解释错误，并质疑PTAB结合'033专利的一些从属权利要求的动机。

       关于权利要求解释问题，联邦巡回上诉法院认定PTAB的解释方式不当。首先审查具体权利要求用语时，联邦巡回上诉法院发现其具有明确指向性——即’033专利权利要求在指向化合物时会明确使用相关表述，而指向元素态时则无此类限定。基于这一明确的权利要求用语，联邦巡回上诉法院判定仅表述“tungsten”而未提及其他化合物的权利要求应解释为“元素态钨”。法院进一步指出，该解释亦得到说明书与起诉史的支持。在此过程中，法院援引既往判例强调：外部证据不得“用于变更、反驳、扩大或限缩权利要求用语的定义，即使该定义是通过说明书或起诉史中隐含的方式确立”。

       尽管PTAB的权利要求解释存在错误，联邦巡回上诉法院认定该错误属于无害错误。即使采用正确的解释，法院仍认为本领域普通技术人员基于Trivedi专利（该专利同时披露了“钨硅化物层与元素态钨层”）能够显而易见地得出相关权利要求。

       针对HDSS关于“PTAB组合动机的认定缺乏实质性证据支持”的主张，联邦巡回上诉法院不予支持。HDSS提出异议的理由包括：PTAB“曲解”了Trivedi专利的教导内容，且未说明“本领域普通技术人员为何会组合Trivedi与其他现参考文献”。法院指出，PTAB已回应HDSS的原始论点，并就组合动机问题提供了“详尽且逻辑严密的解释”。在维持PTAB关于显而易见性与组合动机的最终认定时，联邦巡回上诉法院特别强调：“上诉法院不应亦且不会重新权衡证据或进行事实认定。”（编译自www.jdsupra.com）

（来源：中国保护知识产权网）