宁波B公司海外商标注册被驳回与马德里国际商标体系

      随着我国与东盟十国等亚太国家共同签署的《RCEP协定》即将生效，以及与亚欧铁路沿线国家的贸易量持续增加，并且2021年9月我国已正式申请加入《CPTTP协定》，新的全球区域经济一体化的格局逐渐成型，可以预见我国企业在海外市场的商业活动将提升到一个新的层次。在目标国市场提前进行知识产权布局，对于企业在进入该国市场后的持续健康稳定发展尤为重要。在海外市场进行商标注册出现的问题通常是企业在目标国市场进行知识产权布局时最先遇到的障碍。本文将以宁波B公司海外商标注册申请为例，对马德里国际商标体系进行简单介绍，以期助力我国企业可以更好地利用马德里体系进行海外商标保护。

      一、案情简介

      宁波B公司是一家电气机械和器材制造企业，其制造生产的轴流风机、散热风扇、离心风机等有稳定的海外市场。宁波B公司通过商标国际注册马德里体系就其所拥有的国内注册商标（尼斯分类11-灯具空调及07-机械设备类别）进行商标国际注册。但宁波B公司的国际商标注册申请在亚洲与欧盟多个国家皆未能通过当地国商标主管部门的实质审查，并被驳回申请。

      二、案件经过

      2017年至2018年期间，宁波B公司通过商标国际注册马德里体系就其所拥有的国内注册商标BETTERFANS（尼斯分类11-灯具空调及07-机械设备类别），分别向越南、德国、印度、韩国、土耳其等国的商标主管机关提出商标国际注册申请。

      由于该商标BETTERFANS所属产品类别包含个人及工业用排风扇及鼓风机等，而其商标字母组合的英文含义为“更好的风扇/鼓风机”。经过审理，上述各国商标注册主管机关于2019年至2021年间，皆以该商标申请不具有显著性为由，将宁波B公司BETTERFANS的商标注册申请驳回。

      三、律师点评

    （一）规范海外商标名称

      早年间，我国很多企业在取名时偏好使用含有褒义词义的音译“洋名”作为企业或商标名称，此类名称的英文多为类似“BETTERFANS”的有直接描述性表达的英文字母组合，而其中文名称通常为该英文名直接音译的中文。随着我国越来越多的企业加入到了“走出去”的队伍，很多类似企业在国内使用多年的商标，通常在海外进行注册时便会遇到问题而无法注册。因此，如果企业在进军海外市场前，一定要对自身商标等做好评估，以免影响后续商业布局。

      建议商标名称存在类似问题企业在海外市场布局时，可以借鉴联想集团“Lenovo”的商标设计理念，自创一个有积极含义的商标名称，同时一定要避免用简单的“褒义性表述+所售产品”等组合作为商标的名称。

    （二）马德里国际商标体系

      虽然商标国际注册申请是由当地国的商标主管机关依据当地法律对注册商标申请进行实质审查，世界知识产权组织（WIPO）管理的马德里商标注册体系对于我国企业同时在多国提交商标申请无疑是一个高效、便利、经济的工具。商标国际注册马德里体系受《商标国际注册马德里协定》和《马德里协定有关议定书》条约管辖，现有包括我国在内的108个成员，覆盖124个国家，所覆盖的成员国家及地区在世界贸易中占比80%以上。

      实践中，我国企业仅需在国内通过我国商标主管机关提交申请，便可向马德里体系内的其他国家提出商标注册申请，并可以通过一个集中系统管理和续展商标。

      相较于向目标国逐一提交商标注册申请，使用马德里体系手续简单，我国企业只需提交一份申请、使用一种语言和缴纳一组费用，无需使用不同语言向各缔约方的商标主管机关分别递交申请并分别缴纳费用。通常情况下通过马德里体系注册所需费用相较于在目标国逐一注册更为便宜。这样即可以节省时间和申请费用，也无需在每个国家支付翻译费用或聘请代理人。

      并且，注册人不需要等待被请求提供保护的每个缔约方的主管局作出核准注册的肯定答复；如果在可适用的时限内主管局未作出驳回通知，该商标即在有关缔约方受保护。另一项重要的好处在于：注册后的各种变更，例如注册人名称或地址的变更、所有权（全部或部分）的变更以及商品和服务清单的删减，经过简单的单一程序、缴纳一次费用即可得到登记并在多个被指定缔约方生效。而且，仅有一个届满日期，故仅需要续展一项注册。

      当然，通过国际商标注册体系提交申请，并不能保证该申请在所有成员国都可以被认可，是否在申请区域受保护还是取决于申请商标是否符合当地的法律规定。所以，对于目标国商标注册的前期准备工作中，调研检索仍十分重要，并且一定要避免出现类似使用“褒义性表述+所售产品”等组合作为商标名称的明显的存在不可注册事项的简单错误。（点评律师：北京大成（宁波）律师事务所 姜晗）