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大型科技公司质疑NHK Fintiv框架缺乏公告—评论规章制定程序
8月5日,包括苹果和谷歌在内的多个大型科技公司向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提交了一份上诉状,继续对美国专利商标局(USPTO)的NHK-Fintiv规则提出质疑,该规则适用于美国专利审查和上诉委员会(PTAB)酌情否决多方专利复审(IPR)程序。该诉状认为,通过PTAB先例判决制定的NHK-Fintiv是一项需要公告—评论规章制定的实质性规则,因为它影响到私人利益,并对PTAB的专利行政法官(APJ)具有约束力。
在本次上诉之前,加州北区法院对科技公司试图废除NHK-Fintiv规则的行为作出了第二次不利裁决。2023年3月,CAFC认定了地区法院第一次驳回此案的大部分内容,但认为至少苹果公司具有第三条规定的资格,可以质疑USPTO未按照《行政程序法》(APA)(编入《美国法典》第5编第553条)的要求进行公告—评论规章制定程序。然而,在发回重审时,北加州地区法院准予USPTO即决判决,认为NHK-Fintiv规则是一项一般性政策声明,不受第553条规章制定要求的约束。
NHK-Fintiv的约束力和对私人利益的影响需要公告和评论
科技公司认为,NHK-Fintiv为PTAB的专利行政法官(APJ)在可能否决基于地区法院平行诉讼的IPR申请时确立了六要素,它具有与其他需要公告—评论规章制定的机构规定共有的两个关键属性。诉状称,USPTO的酌情否决规则剥夺了申请人通过IPR使专利权无效的途径,影响了侵权被告的私人利益。此外,该规则还约束了PTAB的自由裁量权,使其无法在NHK-Fintiv的因素不支持启动IPR的情况下对申请启动IPR。
科技公司指出,本案中的上诉法院和地区法院都承认,USPTO的NHK-Fintiv框架增加了对本可以提起的IPR申请的否决概率。北加州地区法院认定IPR是一种自由裁量的救济形式,而苹果和谷歌则引用了联邦巡回法院2024年在In re Chestek PLLC案中的裁决,以及华盛顿特区巡回法院的几个案例,在这些案例中,上诉法院承认,如果规则具有约束力,那么影响机构审查利益方申请标准的规则就必须经过公告—评论规章制定程序。
据科技公司上诉人称,NHK-Fintiv规则对PTAB具有约束力,因为在任何涉及美国地区法院对同一专利的平行诉讼的IPR申请中,专利行政法官都必须考虑该框架的因素。USPTO和联邦巡回法院都承认,NHK-Fintiv规则确保了PTAB根据USPTO局长的政策偏好作出受理决定。此外,USPTO为支持NHK-Fintiv是一项一般性政策声明而引用的案例标准,机构决策者可以偏离这些标准来启动机构审查或执法行动。
专利行政法官没有偏离自由裁量否决因素的合理余地
苹果和谷歌辩称,地区法院错误地描述了第九巡回法院1987年在Mada-Luna诉Fitzpatrick案中的裁决,从而认定NHK-Fintiv规则中的第六个要素(该因素要求PTAB考虑包括申请优点在内的其他情况)是一个允许偏离其他要素的万能条款。科技公司辩称,该要素并未提供Mada-Luna案中的规则相同的“机构自由裁量权”,后者允许移民官员考量任何适合延期行动决定的个别事实。实际上,NHK-Fintiv规则中的第六个要素只提供了考虑申请中强有力优点的能力,而且只在其他五个因素都指向酌情否决的情况下。
这些科技公司认为,《美国发明法案》(AIA)的规定进一步强化了NHK-Fintiv框架要想继续有效,就必须进行公告—评论的规章制定程序。根据《美国法典》第35编第316(a)条,USPTO局长负责为启动IPR程序的“制定章程”,包括启动程序的充分理由以及与其他程序的关系。苹果和谷歌辩称,国会希望任何影响这些章程的规则在通过之前都要经过第553条的公告—评论程序。
最后,上诉人认为,NHK-Fintiv规则的缺陷凸显了USPTO遵循第553条的公告—评论程序的必要性。AIA的条款承认IPR可以与平行侵权诉讼同时进行。苹果和谷歌还注意到,AIA的原始共同提案人曾公开对NHK-Fintiv在地区法院提出侵权指控后提交IPR申请的一年时限的影响表示失望。这两家科技公司认为,IPR申请者在咨询机构规则时,如果不了解导致NHK-Fintiv框架的先例性决定,就不会知道平行诉讼中的任何其他时间问题都会对IPR申请的提起产生的决定性影响。(编译自ipwatchdog.com)
(来源:中国保护知识产权网)